Lizenzen in Gefahr

Christopher Weber ist Counsel in der internationalen Anwaltskanzlei Bird & Bird in Düsseldorf. Er ist spezialisiert auf das Patentrecht und den gewerblichen Rechtschutz.

Mit der Reform der Konkursordnung zur modernen Insolvenzordnung hat der Gesetzgeber einen Fallstrick für Lizenznehmer geschaffen. Alle Versuche, dieses Problem im Wege der Gesetzgebung anzugehen, sind bisher im Sande verlaufen. Derweil hat der Bundesgerichtshof die Sache mit einer Reihe von Entscheidungen nicht einfacher gemacht. Aber was bedeutet das für Lizenzgeber und Lizenznehmer?

1. Lizenzen in der Insolvenz

Kaum ein Unternehmen kommt heute noch ohne Lizenzen aus. Das mag von der bekannten shrink-wrap-license für das Computer-Betriebssystem, über Lizenzen zur Nutzung von Marken bis hin zu komplexen Patentportfolio-Lizenzen gehen. Nicht zuletzt können auch steuerliche Gesichtspunkte etwa im Rahmen einer sogenannten „Patentbox“ eine Rolle spielen (vgl. Frase, Seite 10).

Für Lizenzgeber und Lizenznehmer ist dies in der Regel ein gutes Geschäft: Der eine kann sein geistiges Eigentum zusätzlich monetarisieren, der andere erhält Zugriff auf dieses Eigentum und kann es zur Ergänzung und Verbesserung der eigenen Produkte benutzen. Doch was passiert, wenn – was häufiger vorkommt, als man es sich wünschen würde – der Lizenzgeber in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät und sogar in ein Insolvenzverfahren eintritt?

Unter der alten Konkursordnung war die Lage klar: Der Insolvenzverwalter, der die Herrschaft über den insolventen Lizenzgeber übernimmt, konnte den Lizenzvertrag nur mit Zustimmung des Lizenznehmers kündigen. Diese spezielle Regelung hat indes der Gesetzgeber schon vor einiger Zeit mit der Neuregelung der Rechtslage durch die Insolvenzordnung (InsO) hinweggefegt. Übrig blieb nur eine allgemeine Regel nach der der Insolvenzverwalter gegenseitige Verträge, die zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht vollständig erfüllt waren, entweder erfüllen kann oder die Erfüllung ablehnen kann. Diese etwas sperrige Formulierung des § 103 InsO bedeutet im Klartext, dass der Insolvenzverwalter ein Wahlrecht zur Kündigung des Lizenzvertrages hat. Macht der Insolvenzverwalter von dieser Kündigungsmöglichkeit Gebrauch, bleibt dem nun lizenzlos gestellten, vormaligen Lizenznehmer nur die Möglichkeit einen etwaigen Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung des Lizenzvertrages zur Insolvenzmasse anzumelden. Wirtschaftlich erfolgversprechend dürfte dies in den wenigsten Fällen sein.

In der Praxis benutzen Insolvenzverwalter diese Regelung gerne, um Lizenzverträge erst zu kündigen und sodann mit – für die Insolvenzmasse – günstigeren Bedingungen neu zu verhandeln.

Dieser unbefriedigenden Lage hat der Bundesgerichtshof (BGH) in der letzten Zeit noch eine Volte hinzugefügt: In einer Reihe von Entscheidungen, die unter den Stichworten „M2Trade“, „Take Five“ und „Reifen Progressive“ geläufig sind, hat der BGH herausgearbeitet, dass eine Unterlizenz bestehen bleibt, auch wenn die Hauptlizenz aufgrund der Insolvenz gekündigt wird. Dadurch wird der Unterlizenznehmer also besser gestellt, als der eigentliche Lizenznehmer. Eine überraschende Folge, die manch einer nur unter Schwierigkeiten mit seinem Rechtsempfinden in Einklang bringen kann.

2. Lösungsvorschläge

In der Zwischenzeit sind einige Vorschläge diskutiert worden, um dieses Problem zu umgehen. Denn es ist ein Problem für beide Seiten: die solcherart anfechtbare Lizenz ist beispielsweise höchst unattraktiv, wenn der Lizenzgeber in einem Liquiditätsengpass steckt. Ihm wird eine – eventuell dringend notwendige – Monetarisierung seines geistigen Eigentums dann sehr schwer fallen.

- So wurde einerseits vertreten, dass die Lizenz gegen eine Einmalzahlung „verkauft“ werden könnte. Der Vertrag sei dann bereits erfüllt und nicht mehr kündbar. Hier wird aber übersehen (oder bewusst ausgeblendet), dass die Lizenz fortwährend gewährt wird. Sie ist nicht mit dem einmaligen Verkauf dauerhaft gewährt worden und daher nach wie vor kündbar gemäß § 103 InsO.

- Vor dem Hintergrund der neueren Rechtsprechung wurde auch vorgeschlagen, eine Lizenzgesellschaft zwischenzuschalten, um so den Lizenznehmer zum Unterlizenznehmer zu machen und ihn so von der möglichen Insolvenz zu isolieren. Hier eröffnen sich eine ganze Reihe praktischer Probleme, nicht zuletzt: Wie isoliert man die Lizenzgesellschaft selbst von der Insolvenz, wenn sie beispielsweise im Eigentum des Lizenzgebers steht?

- Schließlich wird die Übertragung des geistigen Eigentums unter Zurück-behalten einer Lizenz diskutiert. Der Lizenznehmer würde zum Eigentümer des geistigen Eigentums, der Lizenzgeber würde aber eine Lizenz daran zurückbehalten. In diesem Sinne hat das OLG München in einem einzelnen Fall bisher positiv entschieden. Die Revision zum BGH ist abhängig, so dass auch hier nicht von einer rechtssicheren Lösung gesprochen werden kann.

3. Ausblick und Handlungsempfehlung

Von den bisher in Fachkreisen diskutierten Möglichkeiten bietet bisher keine endgültige Sicherheit, weder für den Lizenznehmer, noch für den Lizenzgeber. Wenn nicht der BGH der Auffassung des OLG München folgt und dabei klare Leitlinien entwickelt wird dies auch so bleiben. Nach einigen gescheiterten Gesetzesinitiativen rechnet kaum noch ein Beobachter mit einer Lösung durch den Gesetzgeber. Damit ist aber keinesfalls gesagt, dass es nicht im konkreten Einzelfall doch eine Lösung geben kann, die Lizenzgeber und Lizenznehmer zufrieden stellt. Für den Lizenznehmer ist dies ein Grund mehr Lizenzverträge über wichtiges geistiges Eigentum genau zu prüfen.

Autor

Christopher Weber ist Counsel in der internationalen Anwaltskanzlei Bird & Bird in Düsseldorf. Er ist spezialisiert auf das Patentrecht und den gewerblichen Rechtschutz.